Beskrivende tegn – kan de registreres som varemærker?

Registrering gennem indarbejdelse

En hindring for registrering af et beskrivende varemærke kan overvindes, hvis indehaveren kan dokumentere, at mærket er indarbejdet. Ved indarbejdelse forstås, at varemærket er blevet egnet til at identificere de varer og/eller tjenesteydelser, mærket er anvendt for, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed også egnet til at adskille disse varer og/eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.

Indarbejdelse kræver ofte en intensiv og langvarig brug, men vil altid afgøres på baggrund af en konkret vurdering baseret på den dokumentation, der er indleveret af indehaver. Der kan derfor ikke stilles faste grænser for, hvornår et beskrivende varemærke kan overvinde dets registreringshindring, men i vurderingen kan den relevante myndighed lægge vægt på:

1. markedsandel
2. intensiteten og varigheden af brugen – det er særligt vigtigt at fremlægge dokumentation, der er dateret
3. den geografiske udstrækning af brugen
4. markedsføringsomkostninger
5. markedsundersøgelser, der viser, at den relevante omsætningskreds – på grund af varemærket – identificerer de pågældende varer og/eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed
6. brancheerklæringer

Har en indehaver et ønske om at opnå registrering af sit beskrivende mærke, skal denne være særligt opmærksom på, at betegnelsen bruges som et varemærke – og ikke som virksomhedsnavn eller som en generisk betegnelse for bestemte varer og/eller tjenesteydelser. Dette kan imødekommes ved eksempelvis konsekvent at angive varemærket med versaler eller med stort begyndelsesbogstav. Det er vigtigt, at varemærket aldrig bruges som et navneord eller et udsagnsord.

Det er også vigtigt, at dokumentationsmaterialet tydeligt viser, hvilke varer og/eller tjenesteydelser mærket er brugt for, idet beskyttelsen gives for de varer og/eller tjenesteydelser, der kan dokumenteres indarbejdelse for.

Beskyttelsesomfanget af indarbejdede varemærker

Det er vigtigt at holde sig for øje, at beskrivende mærker, der har opnået særpræg gennem indarbejdelse, kan blive betragtet som svage. Derfor kan beskrivende indarbejdede mærkers beskyttelse i en krænkelsesvurdering være mere begrænset end for mere særprægede mærker, hvilket betyder, at andre vil kunne lægge sig relativt tæt op ad det indarbejdede mærke. Dermed ikke sagt, at indarbejdede varemærker er værdiløse. Indehaveren vil fortsat være bedre stillet med et registreret varemærke end hvis denne slet ikke havde rettigheden. Desuden er det ikke udelukket, at et varemærkes særpræg kan styrkes, hvis det anvendes intensivt i en længere periode, således at varemærket opnår velkendthed i omsætningskredsen.

Velkendte varemærker

Velkendte varemærker har en udvidet beskyttelse. Et velkendt varemærke kan hindre registrering og brug af identiske eller lignende tegn, selv om der ikke er varelighed, hvis brugen af det yngre tegn uden rimelig grund utilbørligt udnytter eller skader det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

Logo som alternativ

Er en virksomhed ikke klar til at ansøge om registrering af et beskrivende ord via indarbejdelse, kan virksomheden overveje at ansøge om registrering af et figurmærke (logo), hvori det beskrivende ord indgår. Bliver logoet, som indeholder et beskrivende ord, registreret, vil virksomheden opnå en eneret til logoet i dets helhed – og dermed ikke til det beskrivende ord i sig selv.

Det ansøgte logo skal dog fortsat opfylde kravet om særpræg. Det vil eksempelvis ikke være nok, hvis det beskrivende ord angives med sort fed skrift, hvis ordet blot er omkranset i en cirkel, eller hvis logoet indeholder en gengivelse af den vare og/eller tjenesteydelse, som logoet anvendes for.