Varemærket "Trek" var ikke velkendt og ikke krænket

Sagens baggrund

Trek har siden 1990'erne haft registreret varemærkeret til ordmærket TREK i Danmark og EU for hhv. cykler, cykelstel og cykelbeklædning. Trek har tillige brugt ord- og figurmærket TREK i forbindelse med markedsføringen af cykler og tilbehør, herunder beklædning, siden 2003. T.Hansen fik i 2003 registreret EU-varemærket OUTTREK TECHNOLOGY med virkning fra 2009 og påbegyndte salg og markedsføring af sine cykelbeklædningsprodukter under mærkerne OUTTREK og OUTTREK TECHNOLOGY i 2010.

Trek anlagde oprindeligt sag ved Sø- og Handelsretten i 2018 med påstand om forbud mod T.Hansens brug af varemærket ”OUTTREK”. Efter Sø- og Handelsretten i 2019 frifandt T.Hansen appellerede Trek til Østre Landsret. Østre Landsret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom i 2020, og Højesterets dom fra 4. oktober er en stadfæstelse af landsrettens dom i sagen.

Udvidet beskyttelse af velkendte varemærker

Et væsentligt tema i sagen for Højesteret angik hvorvidt varemærket TREK kan betegnes som et velkendt varemærke. Trek gjorde i den forbindelse gældende, at TREK er et velkendt varemærke, og at T.Hansen med sin brug af OUTTREK forsøgte at lægge sig i kølvandet på TREK’s tiltrækningskraft og renommé, og at brugen i øvrigt var utilbørlig. T.Hansen bestred at TREK var velkendt på det tidspunkt i 2010, hvor T.Hansen tog varemærket OUTTREK i brug, og gjorde i øvrigt gældende, at brugen ikke var utilbørlig.

Efter dansk og EU varemærkeret forudsætter en varemærkekrænkelse i almindelighed, at der er lighed mellem både mærket som sådan, og de varer det knytter sig til. For velkendte mærker gælder imidlertid en udvidet beskyttelse i medfør af varemærkelovens § 4, stk. 2, nr. 3. Dette indebærer, at der for sådanne værker ikke kræves samme varelighed som for almindelige varemærker, såfremt benyttelsen indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé.

Hvornår velkendt?

Velkendthed forudsætter, at varemærket er kendt af en betydelig del af den relevante del af offentligheden. Det kan enten være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds. I denne sag blev den relevante del af offentligheden afgrænset til personer, der kører på cykel som halv- eller helprofessionelle sportsudøvere, og visse motionister, der køber særligt cykeludstyr og/eller beklædning.

For så vidt angår EU-varemærker er det i praksis fra EU-domstolen fastslået, at et varemærke er velkendt i hele EU hvis det er velkendt på en væsentlig del af Unionens område, der efter omstændighederne blandt andet. kan svare til en enkelt medlemsstats område. For at kunne påberåbe sig den udvidede beskyttelse, må varemærkets velkendthed dog gøre sig gældende for en kommercielt set ikke ubetydelig del af den relevante kundekreds i den medlemsstat, hvor den krænkende brug af det andet varemærke har fundet sted. 

Højesterets vurdering

Højesteret udtalte, at der ved vurderingen af et mærkes velkendthed skal tages hensyn til alle relevante omstændigheder, herunder særligt varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket. På baggrund af en sådan helhedsvurdering fandt Højesteret ikke, at Trek havde løftet bevisbyrden for, at TREK var velkendt på det tidspunkt hvor T.Hansen påbegyndte sin brug af mærket OUTTREK.

Uanset at Højesteret ikke uddyber det i dommens præmisser, må det lægges til grund, at udfaldet af vurderingen hang sammen med, at den dokumentation for velkendthed, som Trek havde fremlagt, i vidt omfang knyttede sig til perioden efter T.Hansens ibrugtagning af OUTTREK.

Forvekslingsrisiko og passivitet

Trek havde tillige gjort gældende, at der uagtet udfaldet af velkendthedsvurderingen også i medfør af den almindelige varemærkebeskyttelse var tale om en krænkelse grundet forvekslingsrisiko mellem mærkerne TREK og OUTTREK. Dette afviste Højesteret under henvisning til en helhedsvurdering, der udover de ordlige og figurmæssige forskelle på de to mærker lagde særlig vægt på, at Treks kundesegment måtte forventes at have et ikke ubetydeligt kendskab til mærker. De ville derfor næppe være tilbøjelige til at forveksle Treks mærke med T.Hansens, som i øvrigt kun solgtes og markedsførtes i kædens egne butikker og via T.Hansens egen hjemmeside

Sø- og Handelsretten var i sin behandling af sagen kommet frem til, at Trek havde mistet retten til at gøre indsigelse mod T.Hansens brug af OUTTREK som følge af passivitet. Denne del af sagen fandt Højesteret det dog ikke nødvendigt at behandle, da krænkelse allerede kunne afvises som følge af manglende velkendthed og forvekslelighed.

Dommens betydning for dig som varemærkeindehaver?

Dommen understreger, at der stilles høje krav til dokumentationsgrundlaget for, at et varemærke er velkendt. Virksomheder der ønsker at påberåbe sig et varemærkes velkendthed bør derfor være opmærksomme på løbende at sikre dokumentationfor omsætning, markedsføring og brug af mærket.

Samtidig understreger dommen, at det relevante kundesegments mærkekendskab er en væsentlig faktor i vurderingen af hvorvidt der er forvekslingsrisiko mellem mærker. Både Højesteret og Landsretten tillagde det således betydelig vægt, at Treks primære målgruppe bestod af hel- og halvprofessionelle sportsudøvere samt varemærkebevidste motionister. Det kan ikke udelukkes, at sagen havde fået et andet udfald såfremt Treks kundesegment ligesom T.Hansens havde været en bredere defineret gennemsnitsforbruger.

Læs Højesterets dom i sagen.