Ny praksis i EU for dokumentation for varemærkebrug

Praksisændringen er sket på baggrund af EU Domstolens dom af 4. marts 2020 i de forenede sager C-155 P – C-158/18 P (BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE). Her fremhæver EU Domstolen, at det af de vejledende bemærkninger til klasse 35 i Nicearrangementet fremgår:

”at begrebet »detailsalg« henviser til tre væsentlige kendetegn, nemlig for det første, at formålet med disse tjenesteydelser er salg af varer til forbrugere, for det andet, at de leveres til forbrugeren for at gøre det muligt for denne at se og købe disse varer på en bekvem måde, og for det tredje, at de ydes til fordel for andre.”

Opfyldelse af brugspligten er nok

Tidligere var salg af egne varer efter praksis tilstrækkeligt til at opfylde brugspligten for ”retail services” i klasse 35, men med denne ændring vil det fremadrettet formentligt alene være muligt at opfylde brugspligten for ”retail services” ved salg af andres varer.

Det er imidlertid fortsat uafklaret, hvad der forstås ved ’andre’ i den forstand, idet det ikke er klarlagt i retningslinjerne, om det skal være en anden juridisk enhed, eller om det er tilstrækkeligt, at man sælger under flere forskellige varemærker, der er ejet af samme juridiske enhed. Det er ligeledes uafklaret, hvilken betydning praksisændringen har for eksempelvis franchisekonstruktionen.

Varemærkeregistrering ikke nødvendig

Rationalet bag afgørelsen og praksisændringen er, at retten til at sælge varerne allerede eksisterer i forbindelse med registreringen af varemærket for de pågældende varer. Derfor er det ifølge EUIPO ikke nødvendigt at registrere varemærket for ”retail services”, når man udelukkende tilbyder sådanne services for egne varer.

Hertil kommer, at der, i henhold til EU-retspraksis, som udgangspunkt statueres lighed mellem produkter og retail salg af de samme produkter. Har man eksempelvis en registrering af et varemærke for tøj, vil man således som udgangspunkt også kunne forhindre ”retail services” i relation til tøj. Afgørelsen vil derfor i de fleste tilfælde ikke have nogen betydning for beskyttelsesomfanget for eksisterende registreringer, forudsat at man har en registrering i de relevante produktklasser.

Da konsekvenserne af den ændrede praksis ikke er helt afklaret, bør der foretages en konkret vurdering af nødvendigheden af at registrere for retail services i klasse 35.