Delvis ophævelse af McDonald’s’ EU-varemærke for betegnelsen ”Mc”

En verserende ’varemærkekrig’ mellem den amerikanske fast food-gigant McDonald’s og den irske burgerkæde Supermac’s har nu resulteret i endnu et nederlag for McDonald’s. Den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO, har netop givet Supermac’s (Holdings) Ltd delvist medhold i en ophævelsessag mod McDonald’s’ EU-varemærke for det verdensberømte kendetegn ”Mc”.

Det sker i kølvandet på, at McDonald’s tidligere i år blev frataget sin EU-varemærkerettighed for ordmærket ”Big Mac” som følge af en ophævelsesbegæring fra selvsamme Supermac’s – og det er ikke den eneste parallel mellem de to bemærkelsesværdige varemærkesager. Ligesom i ”Big Mac”-sagen er også den delvise ophævelse af EU-ordmærket ”Mc” en konsekvens af, at McDonald’s – ifølge EUIPO – ikke har været i stand til at dokumentere reel brug af sit varemærke.


Baggrund

Som grundlag for ophævelse gjorde Supermac’s gældende, at McDonald’s ikke havde gjort ”reel brug” af sit registrerede ”Mc”-ordmærke. Supermac’s påberåbte sig i den forbindelse EU-varemærkeforordningens art. 58(1)(a) om ophævelse på grund af manglende brug. Bestemmelsen lyder som følger:

”EU-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til kontoret […] når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Unionen er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted”.

Det centrale spørgsmål i sagen var derfor, om McDonald’s kunne dokumentere en sådan ”reel brug” af ”Mc”-varemærket for alle de omfattede varer og tjenesteydelser.

”Reel brug” forudsætter, at varemærket bruges som forretningskendetegn for de beskyttede varer og tjenesteydelser. Det betyder, at varemærkeindehaverens brug af varemærket skal være egnet til at adskille varemærkeindehaverens varer og tjenesteydelser fra de varer og tjenesteydelser, der udbydes af andre. For at kunne opfylde dette krav skal varemærket være brugt kommercielt. En rent intern brug af varemærket vil eksempelvis ikke være tilstrækkelig.

McDonald’s’ EU-ordmærke for ”Mc” var inden ophævelsessagen registreret for følgende varer og tjenesteydelser:

• “Foods prepared from meat and poultry products (except for chicken nuggets), foods prepared from pork and fish products, preserved and cooked fruits and vegetables, eggs, cheese, milk, milk preparations, pickles” i klasse 29


• “Biscuits, bread, cakes, cookies, chocolate, coffee, coffee substitutes, tea, mustard, oatmeal, pastries, sauces, seasonings, sugar; desserts” i klasse 30


• “Non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for making beverages” i klasse 32; og


• “Restaurant services” i klasse 43.

Dokumentation for brug af ”Mc”

Til forsvar for sit ”Mc”-ordmærke indleverede McDonald’s i alt 20 bilag med brugsdokumentation, herunder:

• Tre tro- og loveerklæringer afgivet af ansatte i McDonald’s-koncernen (henholdsvis Senior Department Head of Legal for McDonald’s Deutschland LLC, General Counsel for McDonald’s France Services og Legal Counsel for McDonald’s Restaurants Limited) med oplysning om blandt andet omsætningstal og udgifter til markedsføring.


• Udtræk fra McDonald’s’ nationale hjemmesider i 19 forskellige EU-medlemsstater, herunder Tyskland, Frankrig og Storbritannien, med omtale af forskellige ”Mc”-produkter;Kopier af produktlabels og produktemballage, menu-displays, kuponer og andet markedsføringsmateriale;


• Årsrapporter for McDonald’s’ amerikanske moderselskab, McDonald’s Corporation, og en Corporate Responsibility Report fra McDonald’s’ tyske datterselskab for 2016; og


• Uddrag af artikler og undersøgelser vedrørende værdien af McDonald’s’ brand og et par ældre markedsundersøgelser vedrørende velkendtheden af ”Mc”-betegnelsen.

Dette materiale var ifølge McDonald’s tilstrækkeligt til at dokumentere fast food-kædens brug af ordmærket ”Mc” som led i sammensatte produktnavne som blandt andet ”McRib”, ”McMuffin”, ”McToast”, ”McNuggets”, ”McChicken”, ”McFish”, ”McWrap” og ”McFlurry”. Herudover gjorde McDonald’s gældende, at man desuden også havde brugt ordmærket ”Mc” som led i markedsføringen af kædens navn, ”McDonald’s”.


EUIPO’s vurdering og krav til brugsdokumentation

I sin afgørelse bemærker EUIPO indledningsvis, at brugsdokumentation skal ”fastslå tid, sted, omfang og karakteren af varemærkeindehaverens brug af det omtvistede varemærke for de varer og/eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret”.

For så vidt angår tid og sted accepterede EUIPO uden videre, at materialet viste, at McDonald’s i den relevante tidsperiode havde brugt ”Mc”-ordmærket inden for EU.

I forhold til omfanget og karakteren af brugen løb McDonald’s dog ind i vanskeligheder.

Først og fremmest hæftede EUIPO sig ved, at McDonald’s ikke havde fremlagt salgsfakturaer, men i stedet havde forladt sig på tro- og loveerklæringer afgivet af ansatte i McDonald’s-koncernen. Dette materiale kunne dog alene tillægges en begrænset bevisværdi, idet EUIPO bemærkede, at de ansattes opfattelse af sagen var farvet af McDonald’s’ interesser. Tro- og loveerklæringerne skulle derfor støttes af andre typer af bevismateriale (eksempelvis produktlabels, emballage m.v.) eller bevismateriale hidrørende fra eksterne kilder.

Af sådanne ’objektive’ beviser havde McDonald’s blandt andet fremlagt udtræk fra McDonald’s’ nationale hjemmesider i en række EU-medlemslande, kopier af produktlabels og produktemballage, menu-displays, kuponer og andet markedsføringsmateriale.

EUIPO anerkendte på denne baggrund, at McDonald’s havde dokumenteret, at kæden siden registreringen af det omstridte varemærke ”Mc” i marts 2012 kontinuerligt havde markedsført og solgt varer under betegnelser, hvori ordmærket ”Mc” indgik som præfiks.

Eftersom det omtvistede varemærke var det isolerede ordmærke ”Mc”, var det imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt, at McDonald’s kunne dokumentere at have brugt ”Mc”-betegnelsen som led i sammensatte betegnelser. For at ”Mc”-ordmærket skulle kunne opretholdes, skulle det nemlig være brugt på en måde, der ikke ændrede varemærkets særpræg.

I denne henseende fandt EUIPO, at den brugsdokumentation, der var indleveret af McDonald’s, og som vedrørte varer markedsført og solgt under kædens sammensatte ”Mc”-produktnavne (”McMuffin”, ”McChicken”, ”McFlurry” m.v.), alene kunne tjene som bevis for, at McDonald’s havde brugt disse sammensatte betegnelser. Derimod havde McDonald’s ikke dokumenteret reel brug af selve ”Mc”-ordmærket.


Brug af varemærket i ændret form

EUIPO gav overordnet Supermac’s medhold i, at McDonald’s ikke havde dokumenteret nogen selvstændig brug af det isolerede EU-ordmærke “Mc”. Derimod havde McDonald’s fremlagt omfattende dokumentation for brugen af ordmærket ”Mc” som præfiks i sammensatte produktnavne som blandt andet ”McMuffin”, ”McChicken”, ”McFlurry” m.v.

Tilbage var derfor spørgsmålet, om tilføjelsen af sådanne yderligere ordelementer som blandt andet ”Muffin”, ”Chicken” og ”Flurry” ændrede særpræget for ordmærket ”Mc”.

I den henseende konkluderede EUIPO for det første, at McDonald’s’ brug af kendetegnet ”McDonald’s” i hvert fald ikke kunne anses at udgøre en reel brug af ”Mc”-ordmærket, idet ordet ”McDonald’s” i væsentlig grad adskilte sig fra ordmærket ”Mc”. Herudover bemærkede EUIPO, at det yderligere ordelement ”Donald’s” hverken var beskrivende eller på anden vis manglede særpræg for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det blev anvendt, ligesom ”Donald’s” ikke var et selvstændigt varemærke for McDonald’s. McDonald’s’ brug af den sammensatte betegnelse ”McDonald’s” udgjorde derfor ikke reel brug af ordmærket ”Mc”.

For så vidt angik McDonald’s’ brug af de sammensatte produktnavne ”McRib”, ”McMuffin”, ”McToast”, ”McFish”, ”McWrap”, ”McNuggets” og ”McChicken” accepterede EUIPO dog, at McDonald’s ved at fremlægge dokumentation for brugen af disse betegnelser havde godtgjort, at McDonald’s havde gjort reel brug af ”Mc”-ordmærket for de varer, som var markedsført og solgt under disse betegnelser.

Som begrundelse herfor anførte EUIPO, at de yderligere ordelementer ”rib”, ”muffin”, ”toast”, ”fish”, ”wrap” og ”nuggets” har en klar og bestemt betydning i relation til de varer, for hvilke de blev brugt. Disse yderligere ordelementer var derfor af deskriptiv karakter og ændrede ikke ”Mc”-varemærkets særpræg.

Dette gjaldt imidlertid ikke ordelementet ”flurry”, der indgik som led i den sammensatte betegnelse ”McFlurry”. Ordelementet ”flurry”, som på engelsk betyder ”a small swirling mass of something, especially snow or leaves […]” kunne således ikke i sig selv anses for beskrivende i forhold til de relevante varer (softice).


EUIPO’s afgørelse

På baggrund af ovenstående blev ”Mc”-varemærket delvist ophævet for de varer, for hvilke McDonald’s ikke havde dokumenteret reel brug.

Denne delvise ophævelse betyder således, at McDonald’s’ varemærkerettighed bortfalder for en række varer og tjenesteydelser, herunder væsentligst de bredt formulerede betegnelser “foods prepared from meat and poultry products (except for chicken nuggets)” og ”foods prepared from pork and fish products” i klasse 29, ”coffee”, ”coffee substitutes”, ”desserts” m.v. i klasse 30, “non-alcoholic beverages, syrups and other preparations for making beverages” i klasse 32 og “restaurant services” i klasse 43.

Ordmærket er dog fortsat opretholdt for ”chicken nuggets” i klasse 29 og ”edible sandwiches, meat sandwiches, pork sandwiches, fish sandwiches and chicken sandwiches” i klasse 30.


Hvad sker der nu?

Ligesom i ”Big Mac”-sagen må det forventes, at McDonald’s appellerer EUIPO’s afgørelse til Appelkamrene. Der er dog ingen garanti for, at McDonald’s vil få held med at overbevise appelinstansen om at omstøde EUIPO’s afgørelse.

Hvis appelsagen skal ende lykkeligt for McDonald’s, kræver det således, at fast food-giganten lykkes med at påvise, at EUIPO’s afgørelse er behæftet med retlige fejl. På baggrund af EUIPO’s begrundelse er der dog ingen grund til at tro, at det bliver en nem sag for McDonald’s. EUIPO’s vurdering og afgørelse i forhold til McDonald’s’ brug af ”Mc”-ordmærket i ændret form er nemlig helt på linje med såvel tidligere praksis som den relevante lovgivning og administrative retningslinjer.

Selvom den delvise ophævelse af ordmærket ”Mc” er et mærkbart slag for McDonald’s, der har benyttet sin eneret til ”Mc”-betegnelsen som et bærende element i kædens markedsføringsstrategi, er alt dog ikke tabt for den amerikanske fast food-gigant.

For det første har McDonald’s stadig et registreret EU-figurmærke for ikonet ”Mc” i behold, ligesom afgørelsen heller ikke påvirker McDonald’s’ selvstændige EU-varemærkerettigheder til kendte ”Mc”-produktnavne som blandt andet ”McChicken”, ”McNuggets” og ”McFlurry”. Supermac’s’ foreløbige sejr i ”Mc”-sagen kommer derfor ikke til at få den store betydning for McDonald’s’ ret til fortsat at bruge ”Mc”-betegnelsen i markedsføringen af sine berømte burgere.

McDonald’s’ EU-varemærkerettighed for det selvstændige ordmærke ”Mc” har imidlertid ydet McDonald’s en bred beskyttelse, der har rakt videre end blot til at sikre McDonald’s retten til selv at bruge ”Mc”-betegnelsen i sin markedsføring. McDonald’s’ EU-ordmærkerettighed for ”Mc” har nemlig også betydet, at McDonald’s hidtil har haft en omfattende eneret til den verdensberømte betegnelse, som McDonald’s har kunnet håndhæve over for tredjeparter, der også har anvendt ”Mc”-betegnelsen som præfiks.

Hvis EUIPO’s afgørelse ender med at stå ved magt, vil denne eneret nu blive begrænset, således at McDonald’s fremover kun kan håndhæve ”Mc”-betegnelsen for de varer og tjenesteydelser, for hvilke McDonald’s har kunnet opretholde sit ordmærke – det vil sige ”chicken nuggets” i klasse 29 og forskellige sandwiches i klasse 30.


Key take-aways:

McDonald’s’ foreløbige nederlag i ”Big Mac”- og ”Mc”-sagerne giver særligt anledning til følgende ’lærestreger’:

1. Man bør sikre sig, at EU-varemærker – herunder især ordmærker, der består af et præfiks – bruges på en måde, der ikke ændrer varemærkets særpræg. Dette gælder også i forbindelse med modernisering af logoer m.v.


2. EU-varemærker, der ikke bruges (korrekt), risikerer at blive ophævet. Det er derfor vigtigt løbende at sikre sig brugsdokumentation, der både i omfang og kvalitet er tilstrækkelig til at opfylde EUIPO’s krav, så man som varemærkeindehaver er forberedt på en eventuel ophævelsessag. Dette kræver en systematik og strategi, som virksomheder kan få hjælp til hos os.


3. Selv værdifulde og verdensberømte varemærker kan blive ’ramt’ af en ophævelsessag. Velkendthed er således ikke ensbetydende med immunitet over for varemærkeforordningens regler om brugspligt.