Sort-hvid-varemærker skal måske genregistreres

En ny praksis fra EU kan betyde, at sort-hvid-varemærker ikke længere er det samme som tilsvarende varemærker i farver. Dermed skal sort-hvid-versioner af varemærker måske genregistreres.

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (OHIM) og en række nationale IP-kontorer i EU har siden den 15. april 2014 ændret praksis i forhold til registrering af varemærker. Den nye praksis kan betyde, at registrerede varemærker i sort-hvid skal registreres på ny i farver.

Praksisændringen sker som led i harmoniseringen af den europæiske praksis for, hvornår et sort-hvidt eller gråt varemærke er identisk med et tilsvarende varemærke i farve.

Forskellig praksis i EU
Ifølge den hidtil gældende praksis er beskyttelsen af sort-hvide og grå varemærker i EU uklar. Hvor sort-hvide varemærker efter nogle landes praksis, herunder Danmarks, dækker tilsvarende mærker i alle farvekombinationer, byder de sort-hvide varemærker efter andre landes praksis ikke beskyttelse mod farveversioner af mærket.

OHIM og en række nationale IP-kontorer har pr. 15. april 2014 koordineret ændret praksis. Den ændrede praksis bygger på et ”what you see is what you get”-princip, og betyder, at sort-hvide varemærker ikke længere altid dækker tilsvarende mærker i farver.

Ændringen har primært betydning for prioritetsansøgninger, vurderingen af relative registreringshindringer og opfyldelse af brugspligten.

Konsekvenser af ny praksis
Fremover vil en farveversion af et sort-hvid eller gråt varemærke, der er ansøgt med prioritet fra et ældre sort-hvid eller gråt mærke, kun blive anset som identisk med det ældre sort-hvide eller grå varemærke og dermed blive registreret med den ansøgte prioritet, hvis forskellen i farverne og eventuelle grå nuancer er ’ubetydelige’.

Det medfører, at en rettighedshavers mulighed for at påberåbe sig de sædvanlige seks måneders prioritet vil fortabes, hvis det ældre registrerede varemærke er sort-hvidt og det yngre varemærke, der ønskes registreret med prioritet, er i farver.

Ældre rettigheder
På samme måde vil en farveversion af et allerede registreret sort-hvidt eller gråt varemærke kun blive anset som identisk med det ældre sort-hvide eller grå varemærke, hvis forskellen i farverne og eventulle grå nuancer er ubetydelige.

Kun ubetydelige farveforskelle vil herefter føre til, at et yngre varemærke i farver anses som identisk med et ældre sort-hvidt varemærke.

Praksis bevæger sig derfor væk fra det synspunkt, at sort-hvide varemærker dækker alle farvekombinationer. Det har meget væsentlig betydning i indsigelsessager og udslettelsessager, om der kan statueres identitet, idet der i så fald ikke skal dokumenteres forvekslelighed, dvs. at der er i så fald ingen bevisbyrde er at løfte.

Brugspligt
I forbindelse med brugspligten vil brugen af en farveversion af et registreret sort-hvidt varemærke kun blive anerkendt, hvis farveversionen ikke ændrer varemærkets distinktive karakter.

Praksisændringen opstiller fire betingelser for, hvornår mærkets distinktive karakter ikke berøres:

• Når mærkets figur- eller ordelement er det dominerende i varemærket


• Når nuancerne og kontrasterne i varemærket respekteres


• Når farver eller farvekombinationerne ikke har særpræg i sig selv


• Når farverne ikke hovedsageligt bidrager til varemærkets overordnede særpræg.

Praksisændringen forholder sig derimod ikke til, om en farveversion af et varemærke vil blive anset som identisk med et tilsvarende varemærke i sort-hvid eller grå.

Deltagende lande
På trods af, at målet med praksisændringen er en harmonisering af området, vil den nye praksis kun blive implementeret i de deltagende lande.

Danmark, Norge og Sverige deltager ikke grundet national lovgivning, der medfører, at sort-hvide varemærker omfatter identiske mærker i alle farver og farvekombinationer. Praksisændringen kan ikke gennemføres i disse lande uden en ændring af lovgivningen. Derudover har Frankrig, Italien og Finland valgt ikke at deltage.

Den ændrede praksis vil reelt føre til ændringer i fem EU-landes praksis, mens de sidste 17 lande ikke vil ændre praksis.

Bech-Bruuns anbefaling
Praksisændringen betyder på en række områder en mere snæver beskyttelse af sort-hvide eller grå varemærker end den hidtidige praksis.

Eftersom ikke alle landes IP-kontorer har tiltrådt praksisændringen, medfører ændringen desuden en risiko for forskellig beskyttelse af det samme varemærke i forskellige lande.

Indehavere af varemærker bør derfor fremover registrere deres varemærker i både farve og sort-hvid-versioner for at få den bredest mulige beskyttelse i de deltagende lande.

Indehavere af sort-hvide varemærker bør desuden foretage genregistrering af sort-hvide varemærker i farver i det omfang varemærkerne bruges i en eller flere farveversioner.

Eksempel: En ubetydelig forskel
OHIM og de nationale IP-kontorer definerer ”en ubetydelig forskel” som: En forskel, der kun vil blive opfattet af en rimeligt opmærksom forbruger, ved direkte sammenligning af de to varemærker.

Figur 1		Figur 2

Figur 1 er et eksempel på en ubetydelig forskel, der efter den nye praksis vil føre til at de to varemærker vil blive anset for identiske.
Figur 2 vil derimod ikke blive anset for identisk med varemærkerne i figur 1, fordi tilføjelsen af farverne ændrer det overordnede indtryk af varemærket.

For yderligere oplysninger kontakt partner Claus Barrett Christiansen, clb@bechbruun.comeller advokatfuldmægtig Pernille Gaarskjær png@bechbruun.com.

 

---