EU-domstolen: Kan Kit Kat-baren beskyttes som 3D-varemærke?

EU-domstolen har for nyligt besvaret nogle præjudicielle spørgsmål vedrørende varemærkeregistrering af 3D-varemærker. EU-domstolens besvarelse vil formentlig medføre, at Nestlé taber en sag om Kit Kat-chokoladebaren og dermed ikke får sin chokoladebar varemærkebeskyttet.

Spørgsmålene er forelagt EU-domstolen som led i et sagskompleks anlagt af Nestlé vedrørende Kit Kat-chokoladebaren, der tidligere er blevet afvist registreret som et 3D-varemærke. Spørgsmålet er nu efter EU-domstolens besvarelse, om Kit Kat-chokoladebaren opfylder betingelserne for at blive varemærkeregistreret. Hvis dette er tilfældet, er konsekvensen, at Nestlé kan forhindre konkurrenter i at sælge og markedsføre chokoladebarer i den kendte udformning (de fire ”chocolate biscuit fingers”).

Det er almindelig kendt, at særprægede varer og vareudstyr kan varemærkeregistreres som 3D-varemærker. Et eksempel er blandt andet Coca Colas flaske. Det er en betingelse, at varen eller vareudstyret opfylder betingelsen om ”særpræg”.

Ifølge EU-varemærkelovgivningen kan varemærker, der mangler fornødent særpræg, ikke registreres, medmindre de inden ansøgningsdatoen har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf (”indarbejdelse”).

Det følger videre af reglerne, at tegn er udelukket fra registrering som varemærke, hvis tegnet udelukkende består af en udformning, der følger af varens egen karakter eller af en ud-formning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Kit Kat-chokoladebaren er blevet solgt i Storbritannien siden 1935 med samme udformning. Den 8. juli 2010 indgav Nestlé i Storbritannien en varemærkeansøgning om registrering af chokoladebaren som et 3D-varemærke:

Ansøgningen blev søgt beskyttet for varerne: ”chokolade; chokoladekonfekturevarer; chokoladevarer; konfekturevarer; præparater fremstillet på basis af chokolade; bagværk; konditorivarer, biskuitter; biskuitter med chokoladeovertræk; chokoladeovertrukne vaffelbiskuitter; kager; småkager; vafler”.

Ansøgningen blev imødekommet af det britiske varemærkekontor og offentliggjort med henblik på indsigelse. Selv om chokoladebaren som varemærke ikke havde fornødent særpræg i sig selv, mente det britiske varemærkekontor, at Nestlé havde dokumenteret, at varemærket via indarbejdelse havde opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der var gjort siden 1935.

Den 28. januar 2011 rejste konkurrenten og chokoladeproducenten Cadbury indsigelse mod Kit Kat-varemærkeansøgningen i frygt for, at Nestlé ville opnå monopol på ”chocolate biscuit fingers”-chokoladebarer.

Indsigelsen blev støttet på, at Kit Kat-chokoladebaren ikke havde tilstrækkeligt særpræg, og at chokoladebarens udformning følger af varens egen karakter, og at udformningen af chokoladebaren er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Heri fik Cadbury medhold af det britiske varemærkekontor, og det britiske varemærkekontor udtalte, at chokoladebarens udformning dels følger af varens egen karakter og dels er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

Nestlé anlagde herefter sag for den engelske High Court of Justice. EU-domstolen blev i den forbindelse anmodet om at besvare tre præjudicielle fortolkningsspørgsmål.

EU-domstolen har nu som besvarelse på spørgsmålene udtalt, at et varemærke, der består af en vares udformning, ikke kan registreres, når denne udformning omfatter tre væsentlige kendetegn, hvoraf det ene følger af varens egen karakter, og de to andre er nødvendige for at opnå et teknisk resultat, når mindst én af disse registreringshindringer finder fuld anvendelse på den omhandlede udformning.

Varers udformninger skal også nægtes registrering, hvis udformningen er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, for så vidt angår den måde, hvorpå varerne fremstilles (og ikke kun den måde, hvorpå de fungerer).

I kølvandet på EU-Domstolens besvarelse af fortolkningsspørgsmålene, vil retssagen fortsætte ved den engelske High Court of Justice, der ultimativt vil beslutte, om Kit Kat skal have medhold og dermed via en 3D-varemærkeregistrering skal gives eneret til chokoladebarens udformning.

LETT bemærker

Under sagen har Nestlé fremlagt en forbrugerundersøgelse, der viser, at 90 % adspurgte, der er blevet forevist et billede af en Kit Kat-chokoladebar, har genkendt eller brugt ordet ”Kit Kat” i deres svar. De adspurgte nævnte derimod ikke Nestlé.

Nestlés undersøgelse viste således ikke på tilstrækkelig vis, at chokoladebarens form alene kan adskille Nestlés virksomhed fra andre producenters.

Afgørelsen illustrerer blandt andet, at virksomheder, der ønsker at varemærkebeskytte varer eller vareudstyr som 3D-varemærker, kan risikere at møde udfordringer ved at kunne dokumentere indarbejdelse, hvis forbrugere ikke forbinder varens udformning med netop den konkrete virksomhed.

Herudover er det en forudsætning for 3D-varemærkebeskyttelse, at udformningen af den vare, der søges beskyttet, ikke følger af varens egen karakter, eller af en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat.

 

---