BMW’s design- og varemærkerettigheder krænket af East Scandic A/S

East Scandic A/S er for nyligt af Højesteret blevet dømt for at have krænket BMW's design – og varemærkerettigheder samt at have overtrådt markedsføringslovens § 1 i forbindelse med salg og markedsføring af bilfælge.

Den 10. marts 2015 afsagde Højesteret dom i en sag mellem East Scandic A/S og BMW vedrørende salg og markedsføring af bilfælge. Tre af fælgene var EF-designbeskyttede, mens den fjerde var beskyttet mod produktefterligning efter markedsføringslovens § 1. Sagen omhandlede ydermere misbrug af BMW's varemærke.

I den pågældende sag havde den danske virksomhed, East Scandic A/S, og senere dettes datterselskab, Wheels2go ApS, solgt fire typer aluminiumsfælge - bestemt til BMW-biler. Salget og markedsføringen skete via en hjemmeside, hvor også BMW's varemærke var blevet anvendt.

Sagen startede ved Sø- og Handelsretten, der afsagde dom den 15. januar 2010. Her fandt retten, at East Scandic A/S havde krænket BMW's EF-design og markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Tilmed var der sket varemærkekrænkelser. Som følge heraf blev East Scandic A/S dømt til at stoppe med at sælge, forhandle og markedsføre de pågældende fælge og anvende BMW's varemærke. Dertil blev East Scandic A/S dømt til at destruere sit lager af fælgene, udlevere navn og adresse på producenter og distributører af de pågældende fælge og de grossister og detailhandlere, hvortil fælgene var blevet solgt mv., samt betale erstatning og godtgørelse med tillæg af 75.000 kr. i sagsomkostninger til BMW.

Et design skal være nyt og adskille sig fra, hvad der i forvejen er kendt, for at det kan registreres, idet man naturligvis ikke kan registrere og få beskyttet et allerede almen kendt design. I forhold til reservedelsreglen er baggrunden for denne regel, at man ikke ved at registrere en reservedel som et design og dermed opnå beskyttelse mod efterligning derigennem opnår et defacto monopol på reservedele, hvis sådanne reservedele nødvendigvis pga. funktionelle krav skal se ud som det designbeskyttede produkt. Man vil således som produktindehaver kunne via designrettigheder beskytte sig mod, at andre kunne producere ”uoriginale” reservedele.

Højesteret fandt, at East Scandic A/S var afskåret fra at få prøvet sin påstand om, hvorvidt BMW's registrerede EF-design er ugyldige som følge af, at dette spørgsmål allerede havde været indbragt for EU-myndigheden (OHIM), som havde truffet endelig afgørelse herom, jf. designforordningens artikel 57 og artikel 86 (5). Dertil fastslog Højesteret, at "reservedelsreglen", jf. designforordningens artikel 110, ikke fandt anvendelse på aluminiumsfælge, da fælge ikke er reservedele som sådan, men derimod tilbehør til bilen. Bestemmelsen var således ikke til hinder for, at BMW kunne håndhæve sine EF-design. Man kan endvidere påpege, at der er rimelig vide grænser for design af fælge, selvom de funktionelt skal kunne monteres på en bil.

Efter en helhedsbedømmelse fandt Højesteret, at East Scandic’s produkter indebar en krænkelse af BMW’s designrettigheder og en overtrædelse af markedsføringsloven. Endvidere havde East Scandic A/S krænket BMW’s varemærkerettigheder ved sin anvendelse af varemærkerne i sin markedsføring af fælge, som gav det indtryk, at der var en forbindelse mellem East Scandic A/S og BMW, selvom fælgene, der var produceret, var uden forbindelse til BMW, og man må ikke efterlade kunderne med det indtryk, at produkterne er fremstillet efter tilladelse af en varemærkeindehaver.

Højesteret nedlagde herefter forbud mod fortsat krænkelse af BMW’s design- og varemærkerettigheder og fastsatte skønsmæssigt vederlaget og erstatningen til samlet 250.000 kr.

---