Anmodning om præjudiciel afgørelse fra EU-Domstolen i sag om ompakning af parallelimporterede varer ved indtrådt konsumption, jf. artikel 7 i EU-direktiv 2008/95 om harmonisering af lovgivning om varemærker

Sø- og Handelsretten har i kendelse af den 12. juni 2015 udsat en sag mellem Ferring Lægemidler A/S som mandatar for Ferring B.V. (herefter Ferring) og Orifarm A/S (herefter Orifarm), da Retten i henhold til artikel 267 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde har anmodet EU-Domstolen om en præjudiciel afgørelse.

Omstændighederne i sagen er således, at Ferring siden 1959 har markedsført et lægemiddel under varemærket Klyx. I Danmark markedsføres Klyx i to pakningsstørrelser, 10 stk.- og 1 stk.-pakninger. Dette er også tilfældet i Norge, hvorfra Orifarm importerer 10 stk.-pakninger af lægemidlet, som de efterfølgende pakker om til 1 stk.-pakninger og genpåfører varemærket Klyx inden markedsføring i Danmark.

Tvisten angår, hvorvidt Orifarm A/S' ompakning af det parallelimporterede lægemiddel Klyx krænker Ferrings varemærkerettigheder.

Efter reglerne om konsumption af varemærkerettigheder kan Ferring ikke forbyde Orifarms anvendelse af varemærket Klyx, når Ferring selv har markedsført varemærket inden for EØS. Problematikken i sagen opstår, fordi Orifarm ompakker lægemidlet, hvilket ifølge praksis som udgangspunkt kun er tilladt, hvis det er nødvendigt for at kunne markedsføre de parallelimporterede varer, og varemærkeindehaverens retmæssige interesser i øvrigt er beskyttet.

Parterne har under henvisning til en dom afsagt af Bundesgerichtshof den 9. oktober 2013, hver især fremført argumenter for, hvorvidt ompakning i en situation som den foreliggende er nødvendig for Orifarms muligheder for markedsføring af lægemidlet Klyx i Danmark. På baggrund af tvivl om fortolkningen af EU retspraksis på området har Retten udsat sagen på præjudiciel forelæggelse af to spørgsmål til EU-Domstolen.

Med spørgsmålene ønsker Sø- og Handelsretten på baggrund af sagens omstændigheder følgende besvaret:

Spørgsmål 1)

• Skal artikel 7, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og den tilknyttede retspraksis fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel foretaget af en parallelimportør, når importøren har om-pakket lægemidlet i en ny, ydre emballage og genanbragt varemærket i en situation, hvor varemærkeindehaveren har markedsført lægemidlet i samme volumen- og pakningsstørrelser i alle de EØS-lande, hvor lægemidlet udbydes til salg?

Spørgsmål 2)

• Skal det første spørgsmål besvares anderledes, hvis varemærkeindehaveren i såvel eksportlandet som i importlandet har markedsført lægemidlet i to forskellige pakningsstørrelser, nemlig 10 stk.-pakninger og 1 stk.-pakninger, og importøren har indkøbt 10 stk.-pakninger i eksportlandet og ompakket dem til 1 stk.-pakninger, hvorpå varemærket er genanbragt, inden markedsføringen i importlandet?

Kort sagt; kan Ferring lovligt modsætte sig Orifarms markedsføring af lægemidlet Klyx i 1 stk.- pakninger, når disse er ompakket efter parallelimport fra Norge, hvor lægemidlet er indkøbt som 10 stk.-pakninger.

Læs kendelsen her.

 

---